企业在上市之际遭遇专利、商业秘密的诉讼狙击较为常见，不少企业在上市的征途中因为知识产权问题倒在了最后一程。本文针对拟上市企业提出知识产权的合规建议。
现代企业的“合规”包括三个层次：“国家颁布的法律和政令、企业自身制定的共同体规则和协定、自由市场所要求的一般性诚信伦理”，因此，“合规”不只是“符合一定的准则或规则”，而是企业为免受法律制裁、监管处罚、财务或声誉损失，从治理结构、内控机制、责任价值建立的“全面风控”意识。其中，知识产权合规，侧重于从知识产权法律风险防范的角度考虑问题。
一、技术开发过程中的知识产权合规应对
企业的研发一般包括立项、成果产出、布局、保护等环节。企业加强技术开发过程中每个环节的知识产权合规工作，可以在很大程度上避免知识产权纠纷的发生以及系统地应对企业IPO上市的核查等各种监管风险，为企业的健康发展打下良好的基础。
1、技术开发立项的合规
【案例】FTO助力企业科创板上市
2008年以前高端液晶如TFT技术等被德国的MERK、日本的DIC、日本的CHISSO等国外巨头所垄断，这些巨头在液晶领域布局了大量的专利，形成了高端液晶领域的专利壁垒。
2014年起八亿时空液晶科技股份有限公司开始进军高端液晶领域，立项前全面分析了国外三大液晶巨头MERK、DIC、CHISSO在中国、美国、德国、日本等地的专利布局情况，委托律所出具十多份FTO报告；之后进行了规避设计，研发出了企业独有的高端液晶产品，并于2020年1月在科创板上市，逐步成长为液晶领域的龙头企业
【合规建议】
技术开发前的立项需要对项目的主要内容及关键技术、创新点进行FTO分析，评估待研发项目所涉及的技术方案是否存在侵犯第三方专利权的风险；如果产品将销往国外，还要针对目标国进行专利预警分析。
如果存在可能侵权的情形，则提前做好专利规避方案；一旦发现难以规避或者规避成本过高，可考虑放弃该立项。
如果项目需要依赖外部研发团队，则需要签订保密条款，并以协议的方式明确约定双方之间的权利义务以及知识产权的归属。
2、技术开发成果规划布局的合规
【案例】
甲公司在2016-2019年间，向国家知识产权局提出了一系列有关隧道专用车的专利申请，共有12项相关的专利获得授权。2019年，乙参观甲公司，并对甲研发并生产的隧道专用车进行了拍照研究。
2020年初，甲发现案外人使用的产品与自己的隧道专用车高度近似，遂选定了7项专利向成都中院对乙提起了专利侵权诉讼。最终，双方在2020年9月达成了和解协议，案件顺利结案。
该案例以7件专利构成的专利组合作为权利基础的同时提起诉讼，给被控侵权人以较大困扰，不敢贸然发动无效攻击，从发现疑似侵权到达成和解结案仅仅5个月的时间，不仅快速制止了侵权，还获得了赔偿。企业发起侵权诉讼后，被控侵权方在应对侵权指控的同时，伴随的标准动作即对涉案专利发起专利无效的攻击。可见，用于诉讼的专利稳定性非常重要，如果稳定性不强，建议不要轻易发起诉讼。并且专利组合相对于单个专利来说，稳定性相对更强。
【合规建议】
建议企业对技术开发的成果尽早进行科学布局，根据企业需求选择成果保护方式：商业秘密或专利或软件著作权，优选以多种组合的保护方式。
如果产品将出口国外，则应构建专利家族，在目标出口国进行专利布局。
3、技术开发成果申报知识产权的合规
【案例】
乙系甲公司前员工，2019年4月1日离职，2019年4月18日成立丙公司，持股比例90%。2019年8月6日至8月20日，丙公司申请四件专利，发明人为乙。甲公司认为丙公司申请的专利系乙与甲公司劳动关系终止后一年内作出，且与乙在甲公司承担的本职工作和分配的工作任务有关，属于职务发明创造，专利的申请权应归属原告所有。甲公司将乙和丙公司诉至法院。法院判决认定涉案专利系职务发明，申请权归甲公司所有。
本案中，甲公司关于职务发明的主张得到了法院的支持，但由于是权属纠纷，法院并没有支持损失赔偿。如果甲公司在技术开发中做好了技术秘密的保护工作，则相关纠纷的处理可以有更多的选择路径，甚至可以得到高额的赔偿。例如，2021年2月26日，最高院宣判了“香兰素”侵害商业秘密案，判赔金额为1.59亿元。
【合规建议】
建议企业在技术成果产生前后，高度关注技术成果申报知识产权的合规问题：既要重视权属问题，更要重视申请质量。
除此之外，与技术开发知识产权合规管理相关的还包括技术成果奖励的合规、技术成果管理的合规、技术档案管理的合规等问题，企业应力争将知识产权管理贯穿于技术开发工作的全过程。
二、人才流动引发的知识产权风险
企业间人才流动引发的知识产权纠纷数量逐年增加，相关的知识产权风险主要集中在员工离职引发知识产权纠纷以及人才引进带来侵权风险两方面。
1、员工离职引发知识产权纠纷
离职员工与企业之间的知识产权纠纷包括三大类型：商业秘密纠纷奖励报酬纠纷以及技术成果权属纠纷。
【案例】
在北京心果科技有限公司与万源汇康科技（北京）有限公司、解某某不正当竞争纠纷案中，心果公司主张权益的是其与“大众点评”平台进行“大众点评”手机客户端推广服务的合作协议、客户信息。解某某从心果公司离职后将相关经营信息披露给万源汇康公司使用，涉嫌侵害心果公司的商业秘密。
【合规建议】
目前基本的司法实践原则是，员工在工作中掌握和积累的知识、经验和技能，除属于单位的知识产权外，其它构成其人格的组成部分，在既没有违反竞业限制义务也没有侵犯商业秘密的情况下，员工离职后有自主使用的自由。
员工离职不仅仅是企业人才的流失，往往也伴随着商业秘密泄露或专利权属纠纷等风险，因此，企业应当在知识产权管理、人员离职审查等方面做好应对措施，避免造成无法弥补的损失。
2、人才引进带来侵权风险
【案例】
刘某斌于2009年12月至2012年11月期间担任美的公司的技术人员，参与该公司R410A模块式数码多联机项目的研发，双方签订了保密协议、竞业禁止协议。刘某斌与美的公司于2012年11月5日解除劳动关系后入职志高公司，担任研发中心性能工程师。2014年9月，志高公司申请了名称为“一种风冷空调机系统及其控制方法”的发明专利，主要发明人为刘某斌。
美的公司向法院起诉，认为刘某斌违反保密协议的约定擅自向志高公司披露并申请专利，导致该项技术秘密处于公知状态，请求判令刘某斌、志高公司赔偿经济损失480.72万元。法院判决认为，美的公司主张保护的涉案技术的秘密不为公众所知悉，属于技术秘密。刘某斌违反保密协议，擅自在专利申请中披露、使用该公司的技术秘密，构成侵害技术秘密的行为。
【合规建议】
新的用人单位应当关注人才引进的知识产权合规与风险防范。建议企业：针对备选人员进行入职前或试用期的背景调查，评估人才备选对象的知识产权是否存在商业秘密侵权或竞业禁止等风险，并且从多渠道了解人才备选对象前雇主对于知识产权的保护情况，制定知识产权风险规避预案；评估相关技术领域、人才前雇主及主要竞争对手的知识产权诉讼习惯等。并且规范新技术人员入职，包括确认有无竞业限制义务，签署不得侵犯原单位商业秘密的承诺函，并做好相关的技术隔离。
三、企业上市前的自查
据数据统计显示，仅在2018年国内就有60余家准上市公司因知识产权信息披露问题在IPO前被否；2020年科创板IPO过程中，40家未成功上市的企业中，包含20家由于知识产权问题而折戟。所以，任何一家视高科技为核心竞争力的企业，都有必要对现有的知识产权状况进行全面体检。
1、拟上市企业知识产权自查要点
（1）具备独立性和资产完整
【案例】
2022年4月28日，证监会2021年度首次公开发行股票申请终止审查企业名单披露，显示四川郎酒股份有限公司已终止审查。这已经是郎酒第三次冲击IPO受阻。
实际上“郎酒”商标不完全属于郎酒集团，在食品及快消品领域，商标是非常重要的无形资产，郎酒的商标产权不完整是导致IPO被拒的原因之一。
【合规建议】
独立性问题在历史上曾是IPO被否决的重灾区。独立性问题的核心在于发行人是否具备独立经营能力，主要分两类：第一类是对内独立性不够，需要解决的是发行人与控股股东、实际控制人及关联方的关系问题，包括资产独立、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立的要求。第二类是外部独立性不够，需要解决的是发行人与其商业伙伴之间的关系问题。
（2）具备持续盈利能力
【案例】
北京市九州风神科技股份有限公司主要从事以电脑散热器为核心的电脑硬件产品的研发、生产及销售，俄罗斯为公司收入主要来源区域，而俄乌冲突将影响公司的经营业绩。
发审会询问的主要问题之一：报告期内，发行人境外销售收入占比较高且主要为经销收入。请发行人：①说明外销收入大幅增长的原因及合理性；②说明国际形势变化对发行人的持续经营能力是否构成重大不利影响。请保荐人发表明确意见，并说明对外销收入核查的有效性。
【合规建议】
知识产权作为拟上市公司的核心资产之一，是企业保障其持续经营能力的重要因素，历来受到上市监管机关的重视。建议拟上市企业自查自身知识产权风险，并如实披露，保证其具备持续盈利能力。
（3）不存在重大未决诉讼
【案例】
赛特新材主营的真空绝热板是一种新型超高效绝热材料，被广泛运用在冰箱、冷柜、自动贩卖机等产品中。2015年拟登陆创业板的赛特新材，因核心产品涉及专利诉讼，于2016年终止上市，三年后，才重启上市路。
【合规建议】
建议企业自查并确保自身不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大风险。
2、企业宣传中风险自查
（1）宣传过程中的专利侵权
【案例】
某生物科技公司发布违法广告案中，当事人在第三方网络交易平台销售“MT0301-8病毒采样管定制采样液1-6ml”，在网页中发布有“3.应用病毒保存液可常温保存的专利技术，采样后对样本中的霉菌抑制效果更好”的文字表述，但未标明专利号和专利种类。
上述公司行为违反了《广告法》第十二条第一款的规定，海淀区市场监督管理局作出行政处罚，责令当事人停止发布违法广告，处罚款30000元。
此外，针对仅取得境外专利的专利权，在广告中宣称为专利产品的也属于违反法律规定的情形。
【合规建议】
企业在产品的外包装、宣传广告或者企业网页上标注宣传产品为专利产品时，特别需要注意专利标注的风险。
（2）宣传过程的研发成果泄露
【案例】
戴姆勒股份公司于2014年2月20日申请的有关奔驰的Smart汽车的外观设计专利，被第43581号无效宣告请求审查决定宣告全部无效，其引用的主要证据就是奔驰公司于2012年12月7日的网页上已经公开了Smart fortwo的两张视图。
【合规建议】
企业在宣传研发成果时，需要审核相关的技术成果信息是否属于商业秘密保护的内容，避免商业秘密信息的泄露；如果相关的技术成果需要以专利的形式进行保护，则审查相关的技术成果是否已经申请了专利，避免企业自身的商业宣传导致专利内容被公开进而影响专利的申请保护。
（3）业绩宣传责任自担高额专利侵权赔偿
【案例】
原审被告点挂公司和张某某在2017年宣称其累计施工面积已达200万平方米以上，且其通过宣传册和官方网站对相关工程案例进行了宣传展示，因此在原审被告并未提交有效反证证明其实际施工量的情况下，合议庭以侵权人对外宣称的经营业绩作为损害赔偿计算的依据，对专利权人主张的250万元赔偿数额予以全额支持。
【合规建议】
企业在进行与专利相关的宣传活动中，除应避免因虚假宣传导致的行政处罚，还应当注意企业宣传材料中的经营业绩与实际情况是否相符，避免出现不利后果。
总结
1、企业应尽早健全知识产权管理、保护体系，形成知识产权合规文化。
2、企业上市前的自查，包括充分、全面的知识产权法律盘点、摸底或“体检”，避免在上市前与任何第三方产生知识产权纠纷，如存在相关风险或已产生相关争议，应尽早将风险消除在萌芽状态。
3、随着宣传方式朝着多样化和多元化的方向发展，企业应该注重宣传过程中的法律风险。
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注释：
[1]该文章来源于锦天城律师事务所，作者车小燕，郑梓淳。
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